Как защитить доменное имя компании: инструкция к применению

Алексей Азаров

Адвокат уголовной практики адвокатской конторы "Бородин и Партнеры", эксперт в сфере деловой репутации

специально для ГАРАНТ.РУ

Сегодня трудно представить компанию или предпринимателя, которые игнорируют удобный и эффективный способ привлечения внимания к своему продукту с помощью Интернета. Однако с масштабным переводом рекламы и коммерческой деятельности в цифровую реальность увеличилось количество правовых конфликтов, в том числе в области защиты конкуренции и результатов интеллектуальной деятельности. Одним из полей юридического сражения стало доменное имя.

Что такое "доменное имя"?

Согласно п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" под доменным именем понимается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет".

При этом существуют домены различных уровней. Например, в сетевом адресе garant.ru содержится указание на страну (домен первого уровня) – "ru" и регулируемая часть (домен второго уровня) – "garant". Кроме того, иногда встречаются домены третьего ("вспомогательные" сайты – forum.garant.ru) и четвертого (например, официальный сайт Шебекинского районного суда Белгородской области – shebekinsky.blg.sudrf.ru) уровней.

В целях регистрации домена второго уровня лицу необходимо обратиться к регистратору доменных имен – администратору домена первого уровня. На данный момент в России существует немалое количество таких регистраторов, имеющих аккредитацию в координационном центре доменов.

Правовая природа доменного имени

С одной стороны, гражданское законодательство и практика высшей судебной инстанции дают основания полагать, что доменное имя не относится к результатам интеллектуальной деятельности. Такой вывод прямо следует из абз. второго п. 33 Постановления Пленума ВС РФ "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также подтверждается текущей судебной практикой (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 10 сентября 2020 г. по делу № 33-31908/2020).

С другой стороны, в ходе создания доменного имени фактически прилагаются личные творческие усилия, что по своей природе объединяет его с объектами интеллектуальной собственности. Интересно, что в отдельных подзаконных актах встречается указание на доменное имя как мультимедийное средство индивидуализации (например, в ГОСТ Р 55386-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Термины и определения"). Однако такая позиция противоречит буквальному содержанию ст. 1225 ГК РФ, в которой закреплен исчерпывающий перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Доменное имя в этом перечне отсутствует.

В этой связи закономерно возникает вопрос о месте доменного имени в гражданско-правовой системе координат. В теории гражданского права иногда доменное имя определяется как услуга (договор "регистратор-администратор", нематериальный результат), а порой – в качестве имущественного права (возможность рыночной оценки, условное наследование).

Несмотря на то, что однозначной позиции пока нет, в настоящий момент доменное имя как объект гражданских прав не обладает исключительным характером и не подлежит охране по смыслу ст. 1225 ГК РФ.

Практические проблемы

Простота регистрации доменного имени с выбором любого свободного набора символов нередко влечет споры с "собственниками" результатов интеллектуальной собственности. Например, в ходе интернет-серфинга правообладатель товарного знака обнаружил сайт конкурента с доменными именем, схожим до степени смешения с обозначением результата интеллектуальной деятельности.

Правообладатель обращается в суд с требованиями о запрете использования товарного знака в доменном имени и аннулировании записи о регистрации доменного имени, где с неизбежностью возникает ряд принципиальных вопросов, от которых зависит успешное завершение тяжбы, в частности:

1. Имеется ли у администратора самостоятельное законное право на использование доменного имени;
2. За кем из сторон закрепился регистрационный приоритет;
3. Имеются ли в действиях администратора домена признаки недобросовестности;
4. Имеется ли сходство товарного знака и доменного имени (по фонетическому, семантическому и графическому признакам);
5. Совпадают ли виды экономической деятельности правообладателя товарного знака и администратора доменного имени.

Рассмотрим каждый из этих вопросов подробно.

1. Самостоятельное право на доменное имя

О самостоятельном законном праве на использование администратором доменного имени может свидетельствовать, в частности: наличие у него организации с одноименным названием либо иного средства индивидуализации.

2. Регистрационный приоритет

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 № 9833/09 указано, что в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

В последующем суды стали придерживаться иной позиции: дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения и не может повлечь за собой отказ в судебной защите товарного знака. Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018 сформулирована следующая правовая позиция: в отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации; поэтому дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для тождественных или однородных услуг.

3. Недобросовестность администратора домена

При оценке наличия признаков недобросовестности в действиях администратора домена рекомендуется ориентироваться на положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренные Интернет-корпорацией по присвоению названий и номером (ICANN).

Например, суд констатирует недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором, если регистрация осуществлена с целью помешать правообладателю использовать спорное доменное имени в случае наличия признаков неоднократности в действиях администратора, или ключевой целью администратора является воспрепятствование деятельности конкурента.

Однако следует учитывать, что сама по себе добросовестность при приобретении права администрирования доменного имени не свидетельствует о возможности использования этого доменного имени при оказании услуг (реализации товаров), тождественных либо однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018). По большому счету, вопрос о добросовестности действий по администрированию доменного имени имеет значение только при заявлении истцом требований о признании действий ответчика по администрированию или иному использованию спорного доменного имени злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. В противном случае добросовестность администратора рассматривается как второстепенное обстоятельство.

4. Идентичность товарного знака и домена

Определение сходства товарного знака и домена зачастую судами расценивается как вопрос факта, который не требует специальных познаний. Данная позиция отражена в п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" и подтверждается практикой Верховного Суда Российской Федерации (Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2017 г. № 305-ЭС17-13113 по делу № А40-77572/2016).

5. Однородность экономической деятельности

Оценка однородности экономической деятельности – один из обязательных элементов доказывания, поскольку нарушение товарного знака заключается как раз в том, что в гражданский оборот вводятся товары (работы, услуги), аналогичные тем, в отношении которых сформирован защитный купол правового режима товарного знака.

В судебной практике сложились два противоположных подхода.

В соответствии с первым подходом само включение в доменное имя сходного с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя, в связи с чем, включение ответчиком в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения, является нарушением исключительного права истца (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2019 г. № 09АП-32705/19 по делу № А40-279659/18).

Согласно другому подходу, поскольку истцом предъявлено требование о запрете использования доменного имени и об аннулировании его регистрации, необходимо установить, в отношении какого объема прав (услуг) этот иск, в случае установления его обоснованности, может быть удовлетворен, что также невозможно без анализа однородности услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, и услуг, при оказании которых ответчиком используется спорное доменное имя, учитывая при этом, что истец ссылается не только на факт администрирования ответчиком доменного имени, но и на факт его использования ответчиком для осуществления конкретных видов предпринимательской деятельности (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. № С01-230/2019 по делу № А40-119557/2018).

В связи с разношерстностью судебной практики при подаче искового заявления правообладателю товарного знака рекомендуется подтверждать факт осуществления оппонентом однородной экономической деятельности.

С другой стороны, на практике нередко возникают обратные ситуации, когда в юридической защите нуждается не товарный знак, а доменное имя.

Например, ООО "Ромашка" продвигает услуги с помощью одноименного сайта (romashka.ru) в сети "Интернет". При этом товарный знак romashka.ru компанией не зарегистрирован. По прошествии нескольких лет успешной коммерческой деятельности компании, что называется, "прилетает" – иск о запрете использования товарного знака в доменном имени.

Как оказалось, конкурирующее ООО "Лепесток" зарегистрировало товарный знак "romashka.ru" на аналогичные экономической деятельности ООО "Ромашка" классы Международной классификации товаров и услуг.

С учетом неразрешенных в законодательстве и судебной практике вопросов безошибочное прогнозирование резолютивной части решения суда становится невозможным.

А потому лучшая защита – это превенция.

Как защититься?

Первое, что приходит на ум, – регистрировать аналогичный доменному имени товарный знак для соответствующих классов МКТУ. Таким способом вам удастся сформировать защитный купол над вашим доменом и, как следствие, известным потребителям сайтом, с помощью которого продвигаются и (или) реализуются товары (работы, услуги).

Помимо этого, перед регистрацией доменного имени необходимо выполнить ряд превентивных мероприятий.

Во-первых, проверить наличие факта регистрации другим лицом товарного знака (заявки на регистрацию), сходного до степени смешения с предполагаемым набором символов в доменном имени. Сделать это можно на сайтах https://www1.fips.ru/ и https://national-expertise.ru/reestr/ (для общеизвестных товарных знаков).

Во-вторых, в случае регистрации схожего товарного знака следует оценить классы МКТУ на предмет однородности осуществляемой экономической деятельности.

В-третьих, рекомендуется осуществлять регистрацию товарного знака на компанию, у которой оформлены права на фирменное наименование или коммерческое обозначение.

В-четвертых, после регистрации доменного имени осуществлять активное использование соответствующего сайта в сети "Интернет" в канве соответствующей экономической деятельности – с визуальным указанием на интернет-странице наличия прав на зарегистрированный товарный знак. Если сайт "на продаже" или покрылся сетевой пылью, риски потери домена повышаются.